以前會慶幸自己不是美國的發明人，因為美國是採先發明主義的國家，所以發明人可能要花上一筆錢上法院才能取得專利，但在美國AIA改革法案和台灣智慧財產局於109年12月30日啟動的新一輪專利法過後[註1]，台灣發明人不會和美國發明人一樣慘，而是會更慘。

 

在談台灣專利界出了什麼事前，先談一下美國專利界到底出了什麼事。

 

以最粗暴的二分法來說，美國專利制度是奉行先發明主義，至少是AIA改革前一直所是，其特色是就相同的發明而言，並不一定會把專利權授與第一位送件申前的人（優位當事人），而可能授與較晚才提出申前的人（劣位當事人），因為只要後者能夠提出足夠多的證據，證明「實際的付諸實施日」或是「構思日」和之後的「勤勉努力至付諸實施日」是早於前者的發明日即可[註2][註3]。或許是因為要設法怎麼樣才能叫「構思」又怎麼樣才叫「付諸實施」有一點難度，再加上美國專利制度和它國制度不太相同，所以就在AIA改革法案中進行改革，變成二分法的另一側，即先申請主義。

 

在AIA改革法案中，為了能讓美國專利變成先申請主義，除了把法規中的「衝突程序」移除，而改用「派生程序」來處理誰才是真正的發明人這個問題外[註4]，連美國智慧財產局也配合地把底下的「專利訴願暨衝突委員會（BPAI)」改制為「專利審理暨衝突委員會（PTAB）」[註5]，而PTAB的業務涵蓋二大區塊，分別是審理（trial）和訴願（appeal）二大程序[註6]，其中審理（trial）中又再細分為「派生」（derivation）、「多方複審」（Inter Partes Review，IPR）、「商業方法過渡期複審」（Covered Business Method，CBM）及「領證後複審」（Post-Grant Review，PGR）等程序[註5][註7]。

 

因此，這次台灣智慧財產局在這次修法中，有很大一部分是在向美國AIA致敬，例如台灣的審議程序是由三人或五人合議，而PTAB則由三人（至多七人）進行[註8]。

 

那這樣法規上的參考致敬，理應是落到和美國發明人一樣的情況，不應該更慘的局面，而會這樣的局面是出在台灣智慧財產局在新法中不想處理這誰才是真正的專利權人這難題，想把它丟給法院去處理。在美國若發生這種事情，則發明人可向民事法院提起，或者可向美國智慧財產局申請派生程序[註9]。然而若是照目前的新法的話，對不起台灣的發明人請自己直接上法院和對方對薄公堂，在此問題上台灣智慧財產局不是公堂，緃使在其它問題上台灣智慧財產局就是準公堂。

 

對於這一點不參考美國方式立法，智慧財產局在立法說明/理由中提及

「考量對方專利申請權或專利權歸屬之爭議，乃涉及當事人間之私權糾紛，非屬專利本身之技術性專業判斷，專利專責機關難如法院可實質調查其真實權利歸屬，致無法判斷其真正權利歸屬」

所以要發明人自行依循民事訴訟解決爭議。

 

對於「法院可實質調查其真實權利歸屬」這點理由，因為本人還是個半桶水，只知道法院可以依智慧財產案件審理法第18條第1項[註10]或是第22條第1項規定[註11]，讓當事人去向申請法院申請「保全證據」和「定暫時狀態處分」，法院又不能像檢查官一樣能主動去搜查，而只能被看著別人拿過來的資枓，有點想不通是要如何實質調查法。

 

但是專利法所主管/負責的部分是是專利而不是著作權，不能用著作權那套文章中有百分之多少的文字是相同故是抄襲來認定，而必需實質分析技術特徵是否整體構成近似，用法規一點的說法判斷是否已有專利法第31條第1項的情況發生[註12]，而這則需要有技術背景的人才能勝任。等個確定這二個案子是已經實質近似這個步驟完成以後，才能再依照時間的先後關係確定誰才是真正的發明人。

 

不然我是一家文具用品印刷廠去控告台灣積體電路公司（簡稱台積電），說它在xx年xx月xx日後的專利都是抄我的而需要還我。實在是有點說不過或怪怪的。（心中邪惡天使的OS：若能因此而取得台積電內部的營業祕密不知有多好）

 

當然這上面的說法是有點武斷或是根本就是很武斷，把法官個個當成是技術白癡，甚至是智慧財產法院（未來的智慧財產及商業法院）也一樣，特別是智慧財產法院的法官可以有技術審查官的協助，他們的能力可是不同凡可的，不然怎麼會有一個專門法院跑出來。

 

不過每個事件的每一審級中只會有一個技術審查官來協助法官或法官們，而不會同時有多位技術審查官，這樣的結果是整個法院的人士中只有那一位技術審查官是最可能了解技術的人，法官是依賴技術審查官的技術背景或是教育才能去了間接了解背景，但沒有人是全能且無所不知的，每個人都會認知上的盲點，法庭上的那單獨一位的技術審查官也是一樣。

 

解決這問題方法很簡單就是多找些技術審查官，只要這些技術審查官不是師承同一位老師或是來自同所學校系所，要同時間犯下相同的認知盲點之可能性就機率有限了，但要達到這目的，直覺上會遇到錢的問題及智慧財產局肯不肯借調的問題，應該是空中門閣不用想了。

 

那退而求其次就是智慧財產局要處理掉一部分的工作，反正技術審查官多來自智慧財產局，請智慧財產局修法後的那個三人或五人之合議制來認定是否有達到實質近似或相同發明的程度，至少三人或五人同時犯錯的機率應該是小於一人的機率，之後再由法院法官在那僅一位的技術審查官協助去查驗這個認定推理過程是否有正確，當正確後就能進行後續地依時間先後或其它事證來判別誰才是真正的發明人，這樣對真正的發明人才有法律可預見性和保障。

 

當然，上面這一段的說法仍是有一個盲點存在，這三人或是五人都要是相同或是相關聯領域的人，且是要票票等值而別出那種只（或大部分）負責出嘴「指導」才行得通。例如案子剛好是疫苗相關的領域，但這三人中有一個名額給了副局長，另一個是機構類資深審查委員，而只有一位是生醫領域，則這樣的組合還是由法院來負責比較好。

 

最後，感謝有興趣的讀者能看到這裡，若是未來真的要由直接交由法院處理誰是真正發明人或是發明貢獻度這類問題的話，希望是仍能維持專利法第10條的現行規定，只是去處理因為專利法第7條和第8條所定的權利歸屬問題，而不會擴大適用的範圍，例如不要在立法理由中加入冒名/剽竊等情況。因為在「論文被拿去申請專利卻無法反制？！」一文中那位因為受到優惠期條款或是先發明主義政策而權利受損的主人翁，她/他要的可能就只是想把對方的專利舉發掉，讓這發明再度回到公共財，而不是要讓自身成為專利權人而去享受專利並負擔繳交年費的義務，亦不希望她/他在向智慧財產局提出專利救濟案件（例如舉發）時，自動被認定是法條誤用而貼心地改用第10條並進而不受理。

 

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備註：

[註1] 智慧財產局，「預告修正『專利法部分條文修正草案』」，網址：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html，109年12月30日

[註2] 蔡佳穎，「論美國先發明人申請主義」，第145頁，國立成功大學法律學系碩士班碩士論文，網址：https://hdl.handle.net/11296/j2njq6，2015年07月16日

[註3] 蔡佳穎，「論美國先發明人申請主義」，第83頁，國立成功大學法律學系碩士班碩士論文，網址：https://hdl.handle.net/11296/j2njq6，2015年07月16日

[註4] 蔡佳穎，「論美國先發明人申請主義」，第155~156頁，國立成功大學法律學系碩士班碩士論文，網址：https://hdl.handle.net/11296/j2njq6，2015年07月16日

[註5] 黃蘭閔，「美國AIA系列修法：PTAB審理程序修法提案」，北美智權報，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-45.htm，2012年05月02日

[註6] PTAB官方網站，網址：https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board

[註7] 朱浩筠，「美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介――以多方複審（IPR）案件為中心」，智慧財產權月刊第213期，網址：https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/68311741459.pdf，2016年09月

[註8] 蔣士棋，「USPTO提交多方專利複審程序(IPR)修正建議」，北美智權報，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-125.htm，2015年12月16日

[註9] 蔡佳穎，「論美國先發明人申請主義」，第103頁，國立成功大學法律學系碩士班碩士論文，網址：https://hdl.handle.net/11296/j2njq6，2015年07月16日

[註10] 智慧財產案件審理法第18條第1項完整條文：
保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。

[註11] 智慧財產案件審理法第22條第1項規定完整條文：
假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。

[註12] 專利法第31條第1項完整條文：
相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。

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202１/01/21 修正嚴重錯別字。美國是先發明主義，在AIA改善法案後仍是偏向先發明主義，故之前文章的主角是因先發明主義而權益受損。