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使申請專利範圍例外具有進步性之判斷因素並非輔助性
2018/10/11 19:07
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反向教示等使申請專利範圍「例外具有進步性(非顯而易知性)」的判斷因素(註1),是申請專利範圍為被告或審查員或舉發人所提出之數個前案所涵蓋的組合而被法院或智慧局初步判斷(註2)認為沒有進步性後,關於舉證責任的轉換,此時應由原告或專利申請權人或專利權人負提出此些例外具有進步性之反證的責任,且若其被所提證據證實存在,就可以反證該申請專利範圍係例外具有進步性(除非其作用微乎其微),並不是輔助性的,即可有可無的,即使被當事人提出但法院或智慧局不考慮也沒關係的輔助性判斷因素(但我國法院就有多則判決持此見解,例如101年度行專訴字第46號(新型專利舉發))。

我認為此點係因其被統稱為Secondary Consideration Factors,而被我國智慧局的專利審查基準錯誤翻譯為「輔助性」考量因素所致。當然啦,美國對於專利審查基準的 Secondary Consideration Factors,究竟是不是「接續一定要做的」、還是「次要的」或「輔助性的」判斷因素,確實曾經有過一些爭議,但在美國聯邦巡迴上訴法院( CAFC) 成立之後,美國法院就統一了見解,認為這些Secondary Consideration Factors/接次考量因素是「只要存在就一定要被考慮的因素」,絕非輔助性。

所以,我認為Secondary Consideration Factors不應該翻譯為「輔助判斷因素」,而以「接次考量因素」或「例外考量因素」為當,因為只要有這些因素存在,就一定要被考量,而且可以反證其例外具有進步性(除非其作用微乎其微)。

所有的進步性考慮因素,都隱含了比例原則的考量,也就是其技術進步幅度是否達到了值得給予專利獎勵的程度。

以此觀點,對於克服了技術偏見(大家都認為這樣做不到所欲的功效),或意外功效(大家都沒有預期到這個組合會具有這樣的功效),或具有反向教示(前人這樣做都不成功)的案例,是幾乎沒有疑義的,美國法院裁定應該例外給予專利的獎勵。

值得探討的問題是取得商業上的成功(他人當然會仿效)這一部分,也就是說其技術上與前案組合之差異雖然不大,但該差異廣受好評,使得產品取得商業上的成功,他人當然也會大量仿製,對於這樣的結果,美國法院也認為也有進步性而應給予專利的獎勵。

另外,反向教示(欲此功效,存在不應如此組合之教示,也就是說前人這樣做都不成功),隱含著一件事情,就是前未存在將前案如此組合之教示,所謂正向教示。這是因為要發明人舉證證明一個不存在的東西是不可能的,所以才以反向教示的形式出現。也就是說,反向教示與正向教示應該是不相容的。

註1:所述「例外具有進步性」之判斷因素如:解決長期的需求(克服了技術偏見)、別人的失敗(反向教示)、無法預期的結果(意外功效)、商業上的成功、他人的仿製、成功授權與業界的讚美(原文是"long-felt need, failure of others, unexpected results, commercial success, copying, licensing, and industry praise"),其中我是認為商業上的成功,當然包括他人的仿製、成功授權與業界的讚美,所以沒有另外區分的必要。

註2:美國專利商標局的專利審查基準(MPEP)指出於進行 Graham 事實調查後,審查人員須提供解釋來支持 35 U.S.C. § 103 之核駁,其關鍵在於須明確表達為何申請專利之發明是顯而易知的理由。只有結論性的論述不能用來核駁。必須基於支持性的論理(rationale),闡明理由以支持顯而易知的法律結論。例示性之7 種支持性論理(來自判例)包括:(A)依據習知方法組合習知元件且產生可預期之結果;(B)習知元件的簡單置換且產生可預期之結果;(C)使用習知技術以相同方式來改良類似裝置(方法或產物);(D)將習知技術應用於準備被改良(ready for improvement)之習知裝置(方法或產物)且產生可預期之結果;(E)「明顯可試」:由一有限數量之被確認及可預期的解決方案中選擇ㄧ解決方案,且有成功的合理期待性;(F)基於設計誘因或市場需求,促使改變相同或不同領域中之相似裝置,且該改變為發明所屬技術領域中具有通常知識者可預期者;(G)先前技術中的教示、建議或動機(TSM)使得通常知識者修飾或組合習知技術以完成申請專利之發明。

專利新知不藏私
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PTAB於重疊範圍個案之顯而易見分析錯誤

Synvina C.V. (簡稱Synvina)為美國第8,865,921(簡稱’921號)專利之專利權人,該專利係一種將5-羥甲基糠醛 (5-Hydroxymethylfurfural, HMF) 進行氧化反應製造2,5-呋喃二甲酸 (FDCA) 的方法。E. I. Du Pont de Nemours and Company 及Archer- Daniels-Midland Company (後統稱DuPont)日前對’921號專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請願,PTAB於最終書面意見中提到請求項具非顯而易見性,PTAB認為DuPont未能提供優勢證據證明請求項1-5和7-9為顯而易見,並拒絕DuPont關於適用舉證責任轉移架構 (burden-shifting framework) 的論點,DuPont不服遂上訴至CAFC。
CAFC表示PTAB錯誤地拒絕應用適當的舉證責任轉移架構於重疊範圍案例,當先前技術已揭露一範圍時,而所主張之發明落入該範圍,則專利權人應負擔反向教示 (teaching away) 責任並證明具不可預期的效果 (Unexpected Results),或其他非顯而易見性的相關證據。無庸置疑的,HMF的氧化作用及其衍生物FDCA在主張該發明的當下均為已知,上訴之主要爭議在於’921號專利中的反應條件是否具體,也就是溫度、壓力、催化劑和溶劑的選擇,對於該發明所屬技術領域具有通常知識者而言是否為顯而易見。
本案中,化學反應的溫度和氧氣分壓 (oxygen partial pressure) 的範圍,與先前技術中所揭露的範圍重疊,Synvina利害關係之前手 (predecessor-in-interest) Furanix所提供的非顯而易見性證據不足。CAFC亦考慮了Synvina的其餘論點但並未被說服,綜上所述,CAFC認為PTAB對於顯而易見採用錯誤的法律標準,撤銷PTAB關於請求項1-5和7-9具非顯而易見性的決定。


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